Когда Tiffany это не только торговая марка

Однажды, в ноябре 2012 года один сознательный потребитель сообщил компании Tiffany о том, что другая компания Costco продает обручальные кольца с бриллиантами, и с точки зрения потребителя, эти кольца были представлены, как кольца Tiffany. Те кольца, что видел потребитель продавались под знаком Platinum Tiffany.

Компания Costco объяснила, что, действительно, продает обручальные бриллиантовые кольца используя фразы “Tiffany Setting”, “Tiffany Set” и “Tiffany Style”, что на русском языке может означать стиль Tiffany, или сделано как у Tiffany. Хотя иногда, использовалось просто одно слово Tiffany.

Тем не менее, самой компании Tiffany это не понравилось, и в декабре того же года Tiffany сообщила Costco, что продажа обручальных бриллиантовых колец с употреблением вышеперечисленных фраз является ничем иным, как ложным представлением товара, нарушением прав Tiffany и, собственно, контрафактом. Costco прекратило использование слова Tiffany в течение двух недель.

Несмотря на добровольное прекращение использования слово Tiffany, оригинальный производитель все же подал в суд на Costco за нарушение прав на товарный знак, размытие товарного знака, контрафакт, недобросовестную конкуренцию, ложную и лживую бизнес практику, и ложную рекламу при использовании слова Tiffany без употребления таких уточняющих слов как стиль, параметр, установка, способ.

Costco пыталось объяснить, что использовала слово Tiffany только с одной целью – объяснить, что предлагаемые к продаже бриллиантовые обручальные кольца сделаны в стиле Tiffany. Оказывается, что есть торговый знак Tiffany, а есть способ, стиль или, если можно так сказать, способ оформления колец, называемый Tiffany. В общем ответчик – Costco – утверждал, что слово Tiffany употреблялось исключительно в последнем значении.

Если слово Tiffany употреблялось с целью обозначения способа оформления колец или стиля, то нарушения прав на товарный знак нет. Тем более, что использование слова Tiffany было ничем иным, как добросовестным использованием. Более того, Costco подало встречный иск с требованием изменения или частичного аннулирования регистрации торговой марки Tiffany.

С точки зрения Costco, любая регистрация торговой марки Tiffany может исключать для других ритейлеров возможность использовать слово Tiffany с целью идентификации способа изготовления или оформления колец. Tiffany не убедили доводы ответчика, и истец подал ходатайство о вынесении решения в упрощенном порядке, с чем суд и согласился. В итоге за нарушение прав на торговую марку, контрафакт суд вынес решение о взыскании с Costco 21 млн долларов.

Ответчик, разумеется, подал апелляцию. И тут началось самое интересное. Во-первых, суд начал с того, что привел два условия, соблюдение которых необходимо для установления нарушения прав на торговый знак. Должен быть зарегистрированный и действующий торговый знак и действия ответчика должны явиться вероятной причиной смешения с торговым знаком. Первое условие бесспорно истец выполнил.

Поэтому перед апелляцией стоял вопрос – является ли использованием Costco слова Tiffany при конечной продажи колец вероятной причиной смешения с торговой маркой Tiffany? Для ответа на этот вопрос, суд использовал восьми факторный тест в народе называемый “Polaroid Test”.

• 1) сила торговой марки (оказывается, есть и слабые торговые марки);
• 2) степень сходства между торговой маркой истца и вероятным имитационным использованием ответчика;
• 3) так называемое “соседство” продуктов друг с другом, и их конкуренция друг с другом;
• 4) вероятность того, что истец “сократит разрыв” посредством разработки продукта для продажи на рынке ответчика;
• 5) доказательство фактического смешения товарных знаков у потребителей;
• 6) доказательство того, что ответчик использовал имитирующий знак недобросовестно;
• 7) соответствующее качество продукции;
• 8) искушённость соответствующей категории потребителей.

Что самое интересное, апелляция во многом не согласилась с первой инстанцией. Взять хотя бы ту же добросовестность. По мнению апелляции, даже то, что Costco признала, что использовала слово Tiffany с намерением продать как можно больше высококлассных ювелирных изделий, которые выгладят как изделия Tiffany, это не означает наличия намерения продавать эти изделия как изделия Tiffany.

Иными словами, намерение продавать ювелирные изделия как изделия Tiffany еще недостаточно для установления недобросовестности в действиях Costco. Тем более, с точки зрения апелляции, первая инстанция как-то “проглядела” существенные доказательства того, что Costco не пыталась посеять сомнение или путаницу среди своих потребителей.

Таким образом, суд пришел к выводу, что ответчик и не собирался вводить в заблуждение своих потребителей и использование слова Tiffany было добросовестной попыткой описать способ оформления колец. Ответчик в достаточной мере опроверг доказательства истца относительно путаницы или смешения у потребителей.

Ответчик указал на то, что в потребительском опросе истца использовалось только одно слово, понятно какое, без использования или указания на другие факторы или обстоятельства, которые могли бы подтвердить, что использование слова Tiffany только указывает на определенный стиль. Проще говоря, истец не представил достаточно убедительных доказательств в поддержку своих доводов.

Costco предоставил доказательство того, что “Tiffany” – широко признанный знак для описания определенного вида оформления колец и приобретатели бриллиантовых изделий “сами узнают необходимую информацию чтобы стать разборчивыми потребителями”.

Поэтому, суд решил, что жюри могло бы обоснованно прийти к выводу, что потребители, которые покупают бриллиантовые обручальные кольца “знали бы или могли бы узнать, что термин “Tiffany” описывает стиль оформления, не уникальный для колец, произведенных Tiffany, и признало бы, что Costco использовало термин исключительно в таком описательном смысле”.

Иными словами, суд указал на то, что люди, покупающие кольца Tiffany, не глупы, разборчивы и могут отличить одного производителя от другого. В отношении использования слова Tiffany, суд тоже был предельно ясен – опять же жюри могло бы прийти к обоснованному выводу, что слово не использовалось как торговый знак, так как никогда не выделялось на фоне продукта, всегда было одного размера с другими словами, и не появлялось на кольцах или упаковке.