Судья Bryer о том, почему booking.com не следует регистрировать как торговую марку

Вопрос при рассмотрении дела заключался в том, является ли определение, которое принимает форму “общеупотребительный.com” общеупотребительным в быту? По мнению судьи Брайера (Bryer) присоединение “.com” к общеупотребительному значению обычно не придает никакого смысла, кроме обозначения составных частей обозначения.

Так как обозначение “booking.com” является таким обычным “общеупотребительным.com” наименованием, оно не является допустимым для регистрации торгового знака. Такой домен верхнего уровня как “.com” не способен идентифицировать и отличить источник товаров или услуг. Это всего лишь необходимый компонент любого веб адреса.

При сочетании с обычным наименованием класса товара или услуг, “.com” может передать только то, что собственник администрирует веб-сайт относящийся к таким товарам или услугам.

Точно так же, как наименование “Винная Компания” (или “компания вин”, “Wine Company”) выражает общую концепцию компании, которая занимается вином, “wine.com” обозначает только веб-сайт, который делает тоже самое.

То же самое относится и к “booking.com”. Сочетание “booking” и “.com” не служит для “идентификации определенных характеристик или качества чего-либо; оно обозначает основную суть этой вещи”- характерную особенность общеупотребительного наименования.

Когда веб-сайт использует по своей сути уникальное доменное имя второго уровня, очевидно, что добавление “.com” просто указывает на веб-сайт, ассоциирующийся с этим наименованием.

Любой разумно хорошо информированный потребитель понял бы, что “postit.com” – это веб-сайт, ассоциирующийся с post-it (бумагами для заметок). Признавая это свойство доменных имен, суды обыкновенно игнорируют домены верхнего уровня при анализе вероятности смешения.

Общеупотребительные домены второго уровня ничем не отличаются. Смысл, передаваемый доменом “booking.com”, это не более и не менее как веб-сайт, ассоциирующийся с его общеупотребительным доменом второго уровня, “booking” (прим. ред. – все прекрасно понимают, что такое домен второго уровня, поэтому достаточно странно данное утверждение судьи, но в его мнении именно так).

Это будет обыкновенной истинной для любой комбинации общеупотребительного наименования и “.com”. Наименование целиком так же общеупотребительно, как и его составные части.

Из этого правила могут быть исключения в редких случаях, когда домен верхнего уровня взаимодействует с общеупотребительным доменом второго уровня таким образом, что его значение отличается от того, которое имеет каждое из обозначений в отдельности.

Рассмотренные ранее принципы аналогичным образом могут применяться по-разному к недавно расширенной вселенной доменов верхнего уровня, таких как “.guru”, “.club” или “.vip”, которые могут “передавать информацию относительно особенностей, качества или характеристики” рассматриваемого веб-сайта. “Booking.com” означает только веб-сайт, ассоциирующийся с бронированием (booking).

Общеупотребительное наименование может предполагать, что оно ассоциируется с определенным лицом или объектом. Но это не делает его необщеупотребительным.

Например, “Wine Inc.” подразумевает существование определенного юридического лица, инкорпорированного в соответствии с законами определенного государства. Аналогичным образом, потребители могут воспринимать “The Wine Company” как указывающую на определенную индивидуальную компанию, а не на определенный вид компаний.

Но добавление определенного артикля “the”, очевидно, не изменяет общеупотребительный характер такого наименования. На самом деле, эти наименования не несут в себе исключительности доменного имени.

Но эта функциональная исключительность не нивелирует принцип: наименования, которые просто выражают природу бизнеса производителя должны оставаться для всех свободными для использования.

Это дело иллюстрирует трудности, присущие подходу большинства к конкретным фактам. Нижестоящие суды определили (как подчеркивает большинство), что потребители не используют наименование “booking.com” для указания на класс веб-сайтов резервирования отелей при обычных разговорах.

На самом деле, некоторые могли бы назвать Travelocity “Booking.com”, но буквальное использование не является диспозитивным. Потребители не используют наименование “Wine Inc” для указания на поставщиков вина. Тем не менее, наименование “Wine Inc” является общеупотребительным потому что оно обозначает только компанию, инкорпорированную для этой цели.

Точно так же, “Booking, Inc” не может быть зарегистрировано как торговая марка потому что это обозначает только компанию по резервированию. Результат не должен отличаться от “booking.com”, который обозначает только веб-сайт по резервированию.

Никогда не будет доказательств того, что потребители буквально указывают на соответствующий класс онлайн торговцев при использовании “общеупотребительный.com”. Общеупотребительные наименования вряд ли появятся в словарях.

С точки зрения большинства, ключевым фактом является то, что отличает это дело от дела Goodyear – то что только одно лицо может владеть правами на определенное доменное имя в течение определенного отрезка времени – присутствует в каждом “общеупотребительный.com” деле.

Доказательства в виде исследований имеют ограниченную доказательную ценность в этом контексте. Опросы потребителей часто проверяют, ассоциируют ли потребители наименование с одним источником.

Но это возможно для общеупотребительного наименования достичь такую ассоциацию – либо потому что у производителя была эксклюзивность на рынке в течение определенного периода времени, либо потому что он инвестировал деньги и усилия для гарантированной идентификации публикой.

Доказательства такой ассоциации, какими бы сильными они не были, не нивелируют общеупотребительной природы наименования. По этой причине некоторые суды пришли к выводу, что доказательства в виде исследований имеют обычно малую ценность при отделении общеупотребительных наименований от описательных.

В дополнение к доктринальным вопросам, рассмотренным ранее, предоставление охраны торговому “общеупотребительному.com” знаку грозит серьезными анти-конкурентными последствиями на онлайн рынке.

Предоставление защиты торговому “общеупотребительному.com” знаку наделяет владельцев таких знаков дополнительными конкурентными преимуществами, позволяя им лишать других возможности использовать сходные доменные имена.

Федеральная регистрация позволила бы респонденту угрожать исками о нарушении прав на торговый знак конкурентам, использующим такие домены как “bookings.com”, “ebooking.com”, “booker.com” или “bookit.com”. Респондент утверждает, что не делал бы этого. Но другие компании могут оказаться менее сдержанными.

Действительно, для чего компания может желать зарегистрировать свое доменное имя как торговый знак, если только она не желает расширить сферу своей исключительности вне пределов самого доменного имени?

В конце концов, система доменных имен уже гарантирует, что конкуренты не смогут присвоить фактическое доменное имя действующего бизнеса. И законодательство о недобросовестной конкуренции зачастую будет отдельно защищать бизнес от подделки и ложной рекламы.

Собственники “общеупотребительных.com” знаков могут добиваться расширения границ своих марок посредством судебных разбирательств, и могут, время от времени, преуспевать в этом.

Даже если в конечном счете у них это не получится, угроза дорогостоящих судебных разбирательств без сомнения остудит пыл других в желании использовать модификации зарегистрированных торговых знаков и сложившиеся преимущества компаний перед новыми участниками рынка.