Booking.com как торговая марка

Общеупотребительное наименование – наименование класса товаров или услуг – не может быть зарегистрировано в качестве федеральной торговой марки. Booking.com, будучи предприятием, которое администрирует веб-сайт, предоставляющий услуги по бронированию для путешественников, с аналогичным наименованием, попытался зарегистрировать федеральную торговую марку включающую наименование “booking.com”. Что из этого получилось?

В регистрации федеральной торговой марки компании отказали в нескольких инстанциях на том основании, что наименование “booking.com” является общеупотребительным для тех услуг, для которых требовалась регистрация. Апелляционный совет посчитал, что “booking.com” (перевод с английского языка – бронирование) подразумевает бронирование для поездок, а “.com” означает коммерческий веб-сайт.

Совет постановил, что “потребители понимали бы наименование booking.com, поданное на регистрацию торговой марки, в первую очередь как указывающее на сервис онлайн бронирования для поездок, путешествий и туров”. Даже если “booking.com” и было бы описательным, а не универсальным, наименованием, оно все равно не подлежало бы регистрации в силу отсутствия вторичного значения.

Booking.com решил тогда отстаивать регистрацию в суде. Окружной суд первой инстанции определил, что наименование “booking.com”, в отличие от наименования “booking” без “.com” – не является общеупотребительным. Определив, что наименование “Booking.com” является описательным, окружной суд также пришел к выводу, что наименование приобрело вторичное значение как сервис бронирования отеля.

Поэтому окружной суд пришел к заключению, что марка Booking.com соответствует требованию отличительной особенности, необходимой для регистрации. Ведомство США по патентам и товарным знакам подало апелляцию, оспаривая только вывод суда о том, что “booking.com” не является общеупотребительным.

Суд апелляционной инстанции четвертого округа не нашел ошибки в оценке окружного суда того, как потребители воспринимают наименование “booking.com”, и оставил решение суда первой инстанции в силе. Апелляция отклонила довод ведомства по патентам и товарным знакам о том, что комбинация “.com” вместе с общеупотребительным наименованием “booking.com” “обязательно является общеупотребительным”.

Правда, один из судей апелляционного состава пришел к выводу, что окружной суд ошибочно предположил, что наименования “общеупотребительные.com” обыкновенно являются описательными, а не общеупотребительными. Согласно позиции ведомства по патентам и товарным знакам, добавление “.com” к общеупотребительному наименованию – как например “компания” – не может передать значения определения источника.

Такое предположение является ошибочным, только одно лицо может занимать определенный интернет домен в определенный момент времени, поэтому “общеупотребительное.com” наименование могло бы сообщить потребителям ассоциацию с определенным веб-сайтом.

Ведомство по патентам и товарным знакам полагает, что защита торговой марки “Booking.com” предоставило бы собственнику марки неоправданный контроль над сходными формулировками, которые другие могли бы свободно использовать. Такое беспокойство присуще любому описательному знаку.

Также ведомство сомневается в необходимости защиты правом на торговую марку для владельцев “общеупотребительных.com” брендов в дополнение к уже существующим конкурентным преимуществам. Тем не менее, такие конкурентные преимущества не дисквалифицируют торговую марку от федеральной защиты.

И если ведомство полагает, что заявитель может добиваться защиты своих интересов вне права на торговые знаки, то это не исключает оснований для предоставления booking.com тех же самых выгод, какие Конгресс предоставил другим знакам, квалифицирующихся как необщеупотребительные.

Хотя стороны не смогли прийти к общему мнению относительно обстоятельств, при которых наименования как “Booking.com” квалифицируются как общеупотребительные, есть несколько руководящих принципов как общее основание. Во-первых, “общеупотребительное” наименование обозначает “класс” товаров или услуг, а не какая-то определенная характеристика или экземплификация класса.

Во-вторых, для композиционного наименования соответствие требованию отличительной особенности проверяется на значении наименования в целом, а не его частей по отдельности. В-третьих, соответствующее значение наименования является его значение для потребителей. В соответствии с этими принципами, является ли “booking.com” общеупотребительным зависит то того, означает ли это наименование, взятое целиком, для потребителей класс услуг по онлайн бронированию отелей.

С точки зрения ведомства, если общеупотребительное наименование сочетается с общим доменом верхнего уровня как “.com”, то получающееся в результате этого сочетание является общеупотребительным. Иными словами, любое наименование “общеупотребительное.com” является общеупотребительным, вне зависимости от наличия исключительных обстоятельств. Хотя предыдущая практика ведомства не отражает подобную позицию.

Верховный суд посчитал, что потребители могли бы понять, что “общеупотребительное.com” наименование описывает корреспондирующий наименованию веб-сайт или идентифицирует собственника веб-сайта. Поэтому верховный суд не согласился с позицией ведомства, что “общеупотребительные.com” наименования могут обозначать только целый класс онлайн товаров или услуг и, следовательно, абсолютно не способны идентифицировать источник.

В обоснование своей позиции отказа в регистрации ведомство США по патентам и товарным знакам также сослалось на часто повторяемый принцип, согласно которому “не важно сколько потрачено денег и приложено усилий пользователем общеупотребительного наименования для продвижения продаж товаров…, пользователь не может лишить других конкурирующих производителей продукции права называть изделие своим именем”.

Этот принцип предполагает, что речь идет об общеупотребительном наименовании. Но ведомство при этом не утверждает, что другие лица, стремящиеся предлагать услуги по онлайн бронированию отелей должны будут называть свои сервисы “booking.com”.

Опасение ведомства в предоставлении охраны торговому знаку “booking.com” заключается также в том, что регистрация торговой марки может исключить или запретить конкурентам использовать наименование “booking” или эксплуатировать доменные имена наподобие “ebooking.com” или “hotel-booking.com”.

Таким образом, протест ведомства против регистрации заключается не в исключительном использовании “booking.com” как марки, а в неоправданном контроле над сходными формулировками, включающими в себя “booking”, которые другие должны иметь право свободно использовать.

Опять же таки, подобное беспокойство касается описательных марок. Законодательство о торговых марках ограничивает объем таких марок, не отказывая при этом в их регистрации. Использование конкурентом не нарушает марку до тех пор, пока это не будет путать потребителей. При оценке вероятности смешения, суды будут рассматривать отличительные свойства марки: “чем слабее марка, тем менее видов использования, которые могут спровоцировать вероятность смешения среди потребителей”.

Boooking.com утверждал, что регистрируемая марка была бы “слабой” маркой. Заявитель признает, что марка является описательной, что “усложняет… вероятность смешения”. Более того, так как спорная марка является одной из многих “аналогично формулируемых марок”, заявитель признает, что близкие вариации маловероятно будут нарушать регистрируемую марку. Booking.com также признает, что федеральная регистрация марки не помешает другим конкурентам использовать слово “booking” при описании их собственных сервисов.

Ведомство по патентам и товарным знакам не смогло объяснить, как исключительная связь между доменным именем и его собственником превращает доменное имя в общеупотребительное наименование, которые все имеют право свободно использовать.

Эта связь делает защиту торговой маркой более, а не менее, уместной. Суд не нашел никаких оснований отказать Booking.com в тех же выгодах, которые Конгресс предоставил другим маркам, квалифицирующимся как необщеупотребительные. Решение суда апелляционной инстанции относительно соответствия требованиям для регистрации торговой марки “booking.com” верховный суд оставил в силе и без изменений.